§ 8. Når et yngre varemerke får bestå ved siden av en eldre rett

Paragrafen er en unntaksregel fra hovedprinsippet om at eldste rett vinner. Har innehaveren av en eldre kjennetegnsrett visst om og funnet seg i at et yngre, registrert varemerke har vært brukt i Norge sammenhengende i fem år etter registreringen - og søknaden om det yngre merket ble levert i god tro - kan den eldre retten ikke lenger brukes til å stanse det yngre merket. Har bruken bare gjaldt noen av varene eller tjenestene det yngre merket er registrert for, gjelder unntaket bare for disse. Samme passivitetsvirkning kan følge av unntakene for manglende bruk i §§ 29 a, 35 a eller 35 b. For et innarbeidet, altså ikke registrert, varemerke gjelder et lignende unntak: har den eldre rettighetshaveren ikke gjort noe for å stanse bruken innen rimelig tid, må vedkommende leve med at merkene består side ved side. For velkjente eldre merker, jf. § 4 annet ledd, regnes fem år fra kjennskap til bruken som innenfor rimelig tid.

Bestemmelsen har praktisk betydning for virksomheter som i årevis har bygget opp kundegrunnlag og goodwill rundt et yngre merke uten å bli møtt med innsigelser fra en eldre rettighetshaver. Den eldre parten kan ikke plutselig, etter lang tids stillhet, kreve at det yngre merket tas ut av bruk. Passivitetsregelen spiller også sammen med bevisreglene om manglende bruk: i en innsigelsessak kan registreringshaveren etter § 29 a kreve at innsigeren dokumenterer reell bruk av det eldre merket i femårsperioden, og i en ugyldighetssak gjelder et tilsvarende krav etter § 35 a. Har den eldre rettighetshaveren ikke brukt sitt merke og heller ikke reagert på det yngre merket, står vedkommende svakt på begge fronter.

§ 8 er en av flere unntak fra hovedregelen i § 7, som ellers gir forrang til den som har eldst rettsgrunnlag ved kollisjon mellom kjennetegn. Når passivitetsregelen kommer til anvendelse, regulerer § 9 hvordan de to merkene skal leve side om side i praksis: retten kan bestemme at det ene eller begge merkene bare skal brukes i en bestemt form, med et klargjørende tillegg som navn eller stedsangivelse, eller bare for bestemte varer, tjenester eller områder. Selve rekkevidden av eneretten som den eldre eller yngre parten ellers kunne håndhevet, følger av § 4.