§ 35 a. Manglende bruk som forsvar i ugyldighetssak

Varemerkeloven·LOV-2010-03-26-8

Kort oppsummert

§ 35 a lar innehaveren av det yngre merket kreve bevis for reell bruk av det eldre kjennetegnet.
Bevisplikten gjelder to perioder: femårsperioden før ugyldighetskravet, og i visse tilfeller også før søknadsdagen for det yngre merket.
Mangler beviset, kan ugyldighetskravet ikke bygge på det eldre kjennetegnet.
Er det eldre merket bare brukt for deler av varene, gjelder ugyldighetsvurderingen bare disse delene.

Lovteksten ordrett

Hvis kravet om ugyldighet er begrunnet i et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, skal innehaveren av det eldre kjennetegnet, hvis innehaveren av det yngre merket krever det, godtgjøre at det eldre kjennetegnet i løpet av femårsperioden forut for datoen for kravet om ugyldighet har vært i reell bruk som omhandlet i § 37 for de varer eller tjenester eller den virksomhet det er registrert for, og som er påberopt som grunnlag for kravet, eller at det foreligger rimelig grunn for manglende bruk. Første punktum gjelder bare hvis det da kravet om ugyldighet ble fremsatt, var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ble truffet.

Hvis det på søknadsdagen for det yngre varemerket, eventuelt prioritetsdagen der denne er tidligere, var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av det eldre varemerket eller foretaksnavnet, skal innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet i tillegg godtgjøre at det ble gjort reell bruk av kjennetegnet i løpet av femårsperioden forut for den nevnte søknads- eller prioritetsdagen, eller at det forelå rimelig grunn til manglende bruk.

Hvis innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ikke kan godtgjøre at kjennetegnet har vært i bruk som angitt i første og annet ledd, skal kravet om ugyldighet ikke tas til følge på grunnlag av inngrep i retten til det eldre varemerket eller foretaksnavnet.

Hvis et eldre varemerke eller foretaksnavn bare har vært i reell bruk for deler av varene eller tjenestene eller virksomheten det er registrert for, anses det ved behandlingen av kravet om ugyldighet som registrert bare for disse varene eller tjenestene eller denne delen av virksomheten.

Kilde: Lovdata — Varemerkeloven § 35 a

Hva betyr dette?

§ 35 a gir innehaveren av et yngre varemerke et forsvar når registreringen angripes med påstand om ugyldighet fra en eldre kjennetegnshaver. Er ugyldighetskravet bygget på et registrert varemerke eller foretaksnavn som er eldre, kan den yngre merkehaveren kreve at den eldre rettighetshaveren beviser at kjennetegnet faktisk har vært i reell bruk - altså ordentlig, ikke bare symbolsk bruk - for de varene, tjenestene eller den virksomheten det er registrert for, i løpet av de siste fem årene før kravet om ugyldighet ble satt frem. Alternativt må den eldre rettighetshaveren vise til en rimelig grunn for at bruken har vært fraværende. Denne bevisplikten inntrer bare hvis det på tidspunktet for ugyldighetskravet var gått minst fem år siden det eldre merket eller foretaksnavnet ble endelig registrert.

Er det gått minst fem år fra endelig registrering allerede da den yngre søknaden ble levert - eller ved en tidligere prioritetsdag - må den eldre rettighetshaveren i tillegg vise reell bruk i femårsperioden før nettopp den datoen. Lykkes ikke den eldre rettighetshaveren med å bevise slik bruk etter noen av de to periodene, kan ugyldighetskravet ikke føre frem på grunnlag av inngrep i det eldre kjennetegnet. Har det eldre merket eller foretaksnavnet bare vært brukt for en del av varene, tjenestene eller virksomheten det er registrert for, regnes det i ugyldighetssaken som registrert bare for denne delen. Slik knyttes forsvaret direkte til hva som faktisk kan dokumenteres av bruk, ikke til hva registreringen formelt dekker.

§ 35 a er en av flere skranker for et ugyldighetskrav som ellers følger av § 35, og virker side om side med § 35 b, som beskytter mellomliggende rettigheter mot krav som ikke ville lykkes på søknadsdagen for det yngre merket. Regelen om reell bruk bygger på samme bruksbegrep som slettingsregelen i § 37, og har en side mot § 38 om at ugyldighet og sletting kan begrenses til enkelte varer eller tjenester. Hvem som kan reise sak eller be om administrativ overprøving, følger av § 39, mens § 40 og § 41 regulerer selve fremgangsmåten og forholdet mellom en sak for Patentstyret og en sak for domstolene. § 35 a har også en side mot regelen om virkninger av passivitet i § 8, og er nevnt som en del av grunnlaget for ugyldighet i § 35.

Relaterte paragrafer

Alle §§ i varemerkeloven →