Kan jeg få enerett til et navn uten å registrere varemerke?

Hva innarbeidelse betyr

Varemerkeloven § 3 sier at varemerkerett kan oppnås på to måter. Den ene er registrering. Den andre står i tredje ledd: varemerkerett oppnås uten registrering når merket er innarbeidet. Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket, for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn.

Tre forhold i den formuleringen avgjør saken. For det første må merket være godt kjent, ikke bare brukt. Det er ikke nok at du har solgt under navnet i noen år. For det andre må det være kjent hos dem som kjøper slike varer eller tjenester, ikke hos hele befolkningen. For det tredje må det være kjent som ditt kjennetegn: kundene må forbinde navnet med deg som avsender.

Innarbeidelsen varer bare så lenge merket er kjent. Slutter du å bruke det, og kundene glemmer det, forsvinner retten.

Geografisk begrensning

Er merket innarbeidet i hele landet, gjelder eneretten i hele landet. Er det kjent bare i en del av riket, for eksempel i en by eller en region, gjelder eneretten bare for dette området (§ 3 tredje ledd siste punktum). Et populært bakeri i Tromsø har dermed ikke automatisk enerett til navnet i Oslo.

Dette er en vesentlig forskjell fra registrering. Et registrert varemerke gir enerett for hele riket, uavhengig av hvor kjent det er (§ 3 første ledd).

Hva du må kunne vise

Bevisbyrden ligger hos deg som påstår at merket er innarbeidet. Eneretten kan ikke leses ut av et register, og du må kunne dokumentere kjennskapen. Det som normalt teller, er:

• hvor lenge og hvor mye merket er brukt, for eksempel omsetning og antall kunder
• hvor mye du har brukt på markedsføring, og hvor den er vist
• omtale i aviser, sosiale medier og bransjepresse
• undersøkelser av hvor mange i målgruppen som kjenner merket
• uttalelser fra kunder, samarbeidspartnere og bransjeorganisasjoner

Det finnes ingen fast terskel i tall eller år. Et sterkt eller veldig særpreget navn trenger mindre dokumentasjon enn et svakt navn. Et beskrivende navn må normalt ha vært brukt lenge og mye før det kan anses å være innarbeidet.

Når eldre og yngre rettigheter møtes

Har noen registrert et lignende merke etter at du begynte å bruke ditt, men før du har fått innarbeidelse, kan konflikten bli vanskelig å løse. Hovedregelen er at den som har eldst rett, går foran. En innarbeidet rett går foran en yngre registrering for de varene og tjenestene den gjelder.

Passivitet kan koste. Er retten din innarbeidet og noen begynner å bruke et lignende merke, må du ta skritt for å stoppe det innen rimelig tid. Gjør du ikke det, kan det yngre merket bestå ved siden av ditt (§ 8 annet ledd). Sitter du stille i flere år mens en konkurrent bygger opp sitt merke, mister du lett muligheten til å stoppe ham.

Svakheter ved innarbeidelse

Vernet er svakere enn ved registrering på flere punkter. Du må bevise innarbeidelsen hver gang noen krenker deg. Vernet gjelder bare der merket er kjent. En varemerkerett som utelukkende er beskyttet ved innarbeidelse, kan dessuten ikke være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra fordringshaverne (§ 55). Det gir et visst vern mot kreditorer, men det betyr også at du ikke har en registrert rettighet du kan vise til i salg og låneforhandlinger.

Et foretaksnavn har et eget og enklere grunnlag. Rett til foretaksnavn vinnes ved at navnet tas i bruk her i riket, uten krav om at det er godt kjent (foretaksnavneloven § 3-1). Det verner mot identiske navn og mot lignende navn i samme bransje når det er risiko for forveksling og navnet har særpreg. Se hvordan firmanavnet får vern.

Markedsføringsloven § 30 kan komme inn i tillegg: det er forbudt i næringsvirksomhet å bruke etterlignede kjennetegn på en slik måte at det er en urimelig utnyttelse av en annens innsats og fører med seg fare for forveksling.

Er det verdt å registrere likevel?

Har du bygget opp et navn du vil beholde, er registrering den sikreste veien. Den gir deg et dokument som viser eneretten, den gjelder for hele landet, og du slipper å bevise kjennskap hver gang. Les hvordan du går frem i registrering av varemerke hos Patentstyret. Samtidig er innarbeidelsen et vern du har så lenge merket er godt kjent som ditt kjennetegn, og du kan bruke den som grunnlag for innsigelse mot en yngre registrering, se innsigelse mot lignende varemerke.

Kort oppsummert

• Du kan få enerett til et navn uten å registrere varemerke, men bare hvis merket er innarbeidet etter varemerkeloven § 3 tredje ledd.
• Innarbeidet betyr at merket i omsetningskretsen her i landet er godt kjent som ditt særlige kjennetegn for de varene og tjenestene det gjelder.
• Er merket bare kjent i en del av landet, gjelder eneretten bare der.
• Du må selv bevise kjennskapen, og det er vanskelig, så å få enerett til et navn uten å registrere varemerke er et svakere vern enn registrering.
• Ta skritt innen rimelig tid hvis noen bruker et lignende merke, ellers kan den yngre bruken bestå ved siden av din.