§ 5. Grensene for varemerkeretten
- Registreringen gir ikke enerett til deler av merket som ikke kunne vært registrert alene.
- Andre kan i god forretningsskikk bruke eget navn, beskrivende ord, eller vise til merkehaverens varer, for eksempel som reservedel.
- Geografiske betegnelser i fellesmerker kan fortsatt brukes av andre i tråd med god forretningsskikk.
- Begrensningen utfyller eneretten i § 4 og hindrer at varemerker blir brukt til å monopolisere hverdagsord.
§ 5. Begrensning av varemerkeretten
- sitt navn eller sin adresse
- tegn eller angivelser uten særpreg og angivelser som gjelder varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for utførelse av tjenesten eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten
- varemerket for å identifisere eller henvise til varer eller tjenester som tilhørende merkehaveren, blant annet når bruk av merket er nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste, for eksempel når merket angir at varens bruksformål er som tilbehør eller reservedel.
Paragrafen setter grenser for hvor langt varemerkeretten faktisk strekker seg. Først slås det fast at en registrering ikke gir enerett til deler av merket som ikke kunne vært registrert på egen hånd - er for eksempel et rent beskrivende ord en del av et ellers særpreget merke, kan ikke merkehaveren bruke registreringen til å forby andre å bruke selve ordet isolert. Videre er det ikke noe hinder for at andre, i tråd med god forretningsskikk, bruker sitt eget navn eller adresse, bruker tegn eller angivelser som mangler særpreg, beskriver egenskaper ved varen eller tjenesten - som art, mengde eller geografisk opprinnelse - eller viser til merkehaverens varer, for eksempel når man opplyser at noe er en reservedel eller tilbehør til et bestemt merke. Til sist gjelder en tilsvarende begrensning for geografiske betegnelser som er registrert som fellesmerke, garanti- eller kontrollmerke: registreringen hindrer ikke andre i å bruke selve stedsnavnet så lenge det skjer i tråd med god forretningsskikk.
Bestemmelsen kommer i konflikt-situasjoner, typisk når en merkehaver forsøker å bruke registreringen sin til å ramme noe langt videre enn det som faktisk skiller merket ut fra andres varer og tjenester. Kravet om god forretningsskikk er sentralt i praksis: bruken må ikke gi et misvisende inntrykk av en forbindelse til merkehaveren, og formålet skal være å informere - for eksempel om at en reservedel passer til et bestemt produkt - ikke å utnytte det andre merkets goodwill. Begrensningen fungerer derfor som en sikkerhetsventil mot at registrerte varemerker blir brukt til å monopolisere hverdagslige beskrivelser eller nødvendige henvisninger i handel og markedsføring.
Paragrafen må leses sammen med § 4, som definerer hva den positive eneretten faktisk omfatter, og § 4 a, som utvider vernet til transitt og forberedende handlinger - begrensningene i § 5 gjelder på samme måte for disse utvidede formene for vern. § 2 forklarer hva som i det hele tatt kan utgjøre et varemerke, mens § 3 viser hvordan varemerkerett stiftes. § 6 om konsumpsjon og §§ 7 til 9 om forrang og passivitet ved kolliderende rettigheter er andre eksempler på regler som trekker grenser for hvor langt en varemerkerett når, på samme måte som § 5 gjør det for selve merkets omfang.