Kan jeg miste varemerket hvis jeg ikke bruker det?

Femårsregelen når du kan miste varemerke ved manglende bruk

Et varemerke gir deg enerett til tegnet, men retten er bygget på at merket brukes i handelen. Etter varemerkeloven § 37 skal en registrering slettes helt eller delvis hvis merkehaveren ikke har tatt merket i reell bruk her i riket innen fem år, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng. Reglene gjelder registrerte merker, og de gjelder for hver vare eller tjeneste merket er registrert for.

Fristen på fem år regnes fra den dagen det ble truffet endelig avgjørelse om registreringen. Det er ikke registreringsdagen i seg selv. Etter at Patentstyret har kunngjort registreringen, har enhver tre måneder på seg til å sende innsigelse (varemerkeloven § 26). Er fristen gått ut uten innsigelse, er avgjørelsen endelig. Kommer det en innsigelse, er det først når saken er avgjort at femårsperioden starter. Patentstyret skriver datoen inn i varemerkeregisteret, så du kan slå den opp.

Hva som regnes som reell bruk

Det holder ikke å ha merket stående i registeret. Du må bruke det i næringsvirksomhet her i landet, for eksempel ved å sette det på varene eller emballasjen, selge varer eller tjenester under det, eller bruke det i reklame for varer som faktisk finnes på markedet.

Loven nevner noen tilfeller som også teller:

• Bruk i en litt annen form enn den som er registrert, så lenge forskjellene bare er enkeltheter som ikke endrer merkets særpreg.
• At du setter merket på varer eller emballasje her i landet for eksport.
• Bruk som en annen gjør med ditt samtykke, for eksempel en lisenstaker (se varemerkeloven § 54 om lisens).

Bruken må dessuten gjelde de varene eller tjenestene du har registrert. Har du registrert merket for klær, sko og vesker, men bare selger sko, kan registreringen slettes for klær og vesker. Det følger av varemerkeloven § 38: grunnlaget for sletting kan gjelde bare noen av varene, og da slettes bare de.

Når du beholder merket selv om det ikke har vært brukt

Loven har to utveier. Den første er rimelig grunn: registreringen skal ikke slettes hvis det finnes en rimelig grunn til at merket ikke er brukt eller at bruken ble avbrutt. Hva som er rimelig, avgjøres konkret. Hindringer utenfor din kontroll, som et offentlig forbud mot å selge varen, kan veie tungt.

Den andre utveien er å begynne å bruke merket. Starter du bruken, eller tar den opp igjen, etter at femårsperioden er ute, men før noen har reist søksmål eller krevd administrativ overprøving, kan registreringen ikke slettes på grunn av tidligere manglende bruk. Det finnes en sperre: bruk i de siste tre månedene før kravet kommer, teller ikke hvis du først begynte å forberede den etter at du fikk vite at et krav kunne bli reist.

Har du bare et innarbeidet merke uten registrering, består eneretten etter varemerkeloven § 3 så lenge merket er godt kjent i omsetningskretsen som ditt kjennetegn.

Hvem kan kreve sletting, og hvordan

Etter varemerkeloven § 39 kan enhver som har rettslig interesse i saken kreve sletting for manglende bruk. En konkurrent som vil registrere et lignende tegn, er et typisk eksempel. Det samme gjelder noen som er truet med et inngrepssøksmål fra deg.

Kravet kan fremmes på to måter. Det ene er søksmål for domstolene. Det andre er administrativ overprøving hos Patentstyret etter varemerkeloven § 40. Kravet skal leveres skriftlig, begrunnes og dokumenteres, og det må betales gebyr. Overprøving kan først kreves når innsigelsesfristen er gått ut og eventuelle innsigelsessaker er avgjort.

Manglende bruk kan også brukes som forsvar. Går du til søksmål mot en annen for krenkelse av merket ditt, og det har gått mer enn fem år siden registreringen ble endelig, kan motparten kreve at du dokumenterer reell bruk de siste fem årene. Klarer du ikke det, kan du ikke få forbud etter varemerkeloven § 57, forutsatt at vilkårene for sletting var oppfylt da saken ble reist.

Slik holder du varemerket i live

Noen rutiner gjør saken lett å forsvare hvis noen utfordrer deg:

• Ha kalenderoppføring på datoen da femårsperioden begynte, som er skrevet inn i registeret.
• Spar fakturaer, utsendelser, nettsidebilder og emballasje som viser merket i bruk, med datoer.
• Sjekk at du bruker merket for alle varene og tjenestene du har registrert.
• Skriv ned grunnen hvis bruken må stoppe en periode.

Hvordan et nytt merke registreres, er forklart i registrere varemerke hos Patentstyret, og hva du kan gjøre når noen mener ditt merke ligner deres, står i innsigelse mot varemerke som ligner.

Kort oppsummert

• Du kan miste varemerket ved manglende bruk: etter fem år uten reell bruk i Norge, eller fem års avbrudd, kan registreringen slettes.
• Femårsfristen regnes fra den endelige avgjørelsen om registrering, ikke fra søknadsdagen.
• Sletting må kreves av noen med rettslig interesse, i retten eller hos Patentstyret.
• Rimelig grunn for manglende bruk, eller bruk som starter før kravet kommer, redder registreringen.
• Sletting kan gjelde bare noen av varene eller tjenestene, og bruk gjennom lisens teller.